講者
東崎賢治，長島・大野・常松法律事務所合夥人 Kenji Tosaki, Partner, Nagashima Ohno & Tsunematsu
主題
專利侵權訴訟攻防與技術爭點之審理程序：日本經驗 Due process of handling technical disputes in patent infringement lawsuits: Viewpoints from Japan
內容概要
日本專利侵權訴訟一審為東京（Tokyo）或大阪（Osaka）地方法院，每個專利侵權案件由 3 位法官審理。
二審為智慧財產權高等法院，也是由 3 名法官審理。當涉及重要問題時，也可由 5 名法官組成大法庭（Grand Panel），通常是智慧財產權高等法院 4 個分庭的庭長，以及其 1 個分庭的副庭長。
高等法院法院的法官可以進行事實調查，並推翻地方法院的事實認定。日本專利訴訟的法官都沒有技術背景。
日本的專利侵權訴訟主要只參考文件證據（documentary evidence）。當事人可以通過專利或論文來闡述技術問題。由於日本法院一般不採納專家證人的證詞。因此兩造通常不會使用專家證人，只會聘請專家準備書面報告，但這些專家通常不會被要求到庭作證。提交書面專家報告後，另一方會審查該報告，如有必要，會準備反駁報告提交給法院。
另外 Tosaki 律師也提到幾個專於日本專利訴訟的知識 ：
- 日本沒有美國的 eBay 規則，因此只要專利有效且侵權成立，法院幾乎都會發出禁制令。唯一的例外是與標準必要專利（SEPs）相關的案件。
- 沒有懲罰性賠償。
- 即使理論上可以採取刑事訴訟，但檢察官一般不會對專利侵權案件起訴。
- 兩造可以在法官主持之下進行和解。實質過程與進行聽證差異不大。法官可向當事人說明自己的初步意見，並輪流與雙方當事人單獨交談以聽取意見，以促成雙方當事人達成和解。據統計，大約 30% 的案件是以和解告終。
- 日本法院不會任命法院指派的專家。
- 沒有美國的「證據開示」（discovery）。在某些情況下，當事人可以請求法院下令出示文件，但範圍與美國相比非常有限。因此，在日本非常難以證明專利侵權，尤其是方法請求項。
日本法院如何理解技術問題？
雖然法官都沒有技術背景，但日本法院設有：
- 技術助理（Technical assistants）
- 或稱司法調查官（Judicial Research Officials）。他們是全職的法院職員，擁有機械、化學或電子等技術領域的專業知識。 - 大多是調任自 JPO，少數來自專利事務所。通常會在法院工作 3 年左右後回到原職。 - 法院內有專門的技術助理辦公室。每個案件都會指派一名技術助理，從訴訟的開始一直參與到結束。 - 職責為審查書狀和證據，並與法官溝通。他們也會研究涉及訴訟的技術問題，並且可以參加聽證會，在訴訟過程中向當事人提問，以澄清案件中的技術問題。技術助理也可以就法律問題向法官發表意見。 - 智慧財產權高等法院有 11 位技術助理；東京及大阪地院則各有 7 位及 3 位。
- 技術顧問（Technical advisors）
- 兼職的法院官員。法院會根據案件的法律問題和技術顧問的專業領域，從 200 位技術顧問中選擇較合適者。 - 並非每個案件都會有技術顧問參與。但在技術上較複雜的專利侵權案件，例如涉及藥品專利的案件中，通常都有技術顧問。 - 相較於技術助理，技術顧問能夠涵蓋比較廣泛的知識。技術顧問有 63% 的來自大學、15% 為專利律師、11% 是公共機構的研究人員，10% 為私有企業的研究人員，因此可以對發明內容提供更詳細的解釋。 - 一個案件中可以任命 2 位或更多的技術顧問（通常為 3 位，2 位為教授或研究人員，1 位為專利律師）。 - 通常是在舉行技術說明會時任命技術顧問。這代表法院是在雙方當事人提出論點和證據後，才會任命技術顧問。 - 技術顧問可以在程序中提供技術問題的詳細解釋，並且可以向當事人提問。然而技術顧問不會對案件的實質內容發表意見，這就與與技術助理不同。他們可以對技術問題進行解釋並提出問題，但不會對案件發表看法。
- 技術說明會（Technical Presentation Session）：
- 法院有時會舉行此類說明會，是一種法院聽取當事人對技術問題進行解釋的程序，通常在訴訟的最後階段舉行 - 法官、技術助理和技術顧問和都會參加技術說明會。 - 在技術說明會之前，或技術顧問被任命之前或剛任命後，相關文件會送達技術顧問。 - 通常雙方都有一定的時間說明技術問題（例如 30 分鐘、45 分鐘或 60 分鐘），其中可以涉及發明的詳細資訊、申請時的通常知識等。過程中通常使用 PowerPoint 進行說明，有時也會使用樣品、影片、圖表或模型作為輔助。 - 雖然通常由律師或專利律師負責，但相關專業人士也可以進行。實務上，日本律師不建議由公司員工或發明人進行解釋，因為他們可能會作出不利於案件的說詞。 - 在說明結束後，通常會有問答的時間，技術顧問會就技術問題作出解釋。如果技術顧問提出一些不符合專利法的意見，當事人需要向法院進一步說明。儘管不涉及案件的實質問題，但對法官理解案件中的技術問題有很大的幫助。
證據蒐集方式
- 文件提交命令（document production order）
- 當事人可以請求法院命令對方提交相關文件。 - 豁免範圍很大（只為內部使用的文件、機密文件等），因此從對方收集必要證據變得非常困難。
- 證據保全（preservation of evidence）
- 可以在訴訟前執行，但要求非常嚴格，專利權人必須說服法院對方會竄改或毀滅證據。 - 法官會前往被告的公司或工廠，要求保全證據。（拜訪前 1 小時通知） - 疑似侵權者沒有提供證據的義務。一般來說，報告只要說明是機密文件就可以拒絕提供證據。
- 現場查證（on-site inspection）
- 是一種事實調查的方法，目的是為了補充證據的不足。 - 必須存在合理的懷疑，認為被指控的侵權者可能侵權，並專利權人無法通過其他手段蒐集到證據，法院才會裁定可允許現場檢查。正是因為這個原因，造成自 2020 年導入後，卻沒有任何發出現場查證的案件。
因此在日本，如果專利權人無法取得侵權產品，或是專利涉及方法、軟體時，幾乎無法證明侵權。
與談人評論
陳瑋佑，國立臺灣大學法律學院教授
陳教授首先表示自己並非專利領域的專家，僅就自己的研究發表意見。
- 專利訴訟是典型有事證偏在的紛爭類型。
- 台灣事證蒐集的方法與日本類似，主要分為：
- 起訴前：證據保全 - 起訴後：具體答辯、證物提出命令，以及參考日本專利法後，在 2023 年導入的查證制度。
- 陳教授提出一個假設：「已經起訴的案件，沒有事證偏在的情形。」
- 2021 年以來大約 180 個專利侵權案件的一審判決中，沒有任何一個涉及具體答辯義務，或是是用查證制度的案例；證物提出命令有 6 則，但全部被駁回。 - 理論上證物提出命令是有執行力的，但為什麼很少用到？一種可能是實務上有，只是沒有把過程記載在判決理由中，或是法官非正式的勸告證據持有人提出證據。但應該原因不是這樣，否則被告應該會主張保密利益而拒絕提出。由於 180 個案子中只有 18 個有做起訴前的證據保全，所以應該也不是因為經過這個流程取得證據的。 - 很可能是因為專利權人在起訴前，就已經透過自行購買產品等法律途徑以外的方式取得事證，評估後認為勝訴機率高才提起訴訟，因此才不需要在起訴後再申請法院命被告提出證物。 - 事證偏在問題仍未解決：事證偏在問題的時間點，是在專利侵權訴訟的程序開始之前。如果專利權人無法取得產品，或即使取得也無法回推是否侵權，可能就會放棄提出訴訟。（適用「證物提出命令」的案子，一開始就沒有進入訴訟） - 法院是否過於嚴格地認定起訴前證據保全的要件，導致該制度難以發揮預期作用？（與日本類似） - 查證制度是否可以擴張到在起訴前使用？ - 詢問 Tosaki 律師，查證制度在日本沒有被使用，有在當初的預期之內嗎？日本當初為什麼會限定在起訴後才可以使用？
張銘晃，智慧財產及商業法院庭長
- 技術審查報告：從第一代智審法就有很多爭議。外界及學者專家都認為應該要公開，但技審官屬於法院內部的專業技術人員，是法官的助手，與日本法類似。
- 技審報告書不會只有一份，而是會一直變動，可能在言詞辯論的前一天才出來，當天也可能因為雙方的攻防而再調整，甚至在正式宣判前幾天才有更新的技術報告，所以實務上沒辦法每一份技術報告都公開。 - 要如何彌補？法官本身所知道的特別知識，是必須讓雙方辯論的，而這個特別知識就包括了技審官提供的知識。另外，在一些情況下可以公開技審報告，例如要釐清兩邊攻防的技術爭點時（對和解有幫助）。
- 審理計畫：為解決訴訟程序中攻擊防禦方法時間點不明確的問題，本次修法特別增加了審理計畫的規定。 審理計畫的制定需要當事人和法院三方共同商定。 與日本民事訴訟法僅規定「應定事項」不同，台灣同時規定了「得定事項」和「應定事項」，以增加彈性。 此外，台灣的審理計畫還包含了失權效的規定，若當事人違反審理計畫，可能會導致證據不被採用。
- 資訊交流制度：台灣與日本相同，在專利權有效性是採雙軌制。為了避免法院與智財局對同一專利的有效性有歧異，師法日本建立了資訊交流制度。當法院對專利有效性有疑問時，可以徵詢智慧局的意見，目前已經有 18 件。
- 徵詢意見制度：不限於專利有效性，例如專利更正的合法性也可以向智慧局做徵詢，但僅限於有關基準的事項。
歐陽漢菁，國際通商法律事務所合夥律師
歐陽律師的分享主要圍繞在證據收集工具的使用。
- 現有證據收集工具的困境：現有的證據收集工具，如歐陸法系的鑑定制度、英美法的專家證人，以及從日本引進的查證制度，雖然種類多元，但實務上卻面臨選擇困難和使用限制。專家證人其實與鑑定制度是要達到同樣的目的，只是不同法系的產物，而英美法認為要經過對立觀點的辯證。
- 查證制度：
- 目前缺乏實務案例，難以了解其運作方式和限制。 - 重點是在查證事實，不能做出判斷意見，與鑑定人、專家證人不同。 - 申請人無法參與查證過程，但對造卻可以，會擔心查證人被誤導。 - 申請人有沒有辦法申請查證人到庭說明或是接受詢問？法規似乎沒有特別規定。 - 查證報告書完成後會先送達給受查證人，受查證人一定會申請禁止開示，之後等相對人表示意見後，很可能要進入秘密審理程序。如果一造認為涉及營業秘密，通常就會直接討論秘保令的範圍和使用方式。既然如此，乾脆當兩方意見不合時，就直接進入秘保令，簡化流程。
- 查證制度應用於訴訟前的可能性：
- 呼應陳瑋佑教授的觀點，認為查證制度若僅限於起訴後使用，可能會限制其效益。 - 證據保全的要件太嚴格示可以理解的，因為司法資源不足，法官也沒有時間陪當事人去拿證據。其實美國在做 Discovery 的時候法院要花的時間很少，如果查證制度擴張到起訴前，法官不一定要到場，就比較有可行性。
現場提問
問 (歐陽漢菁律師)
日本的查證制度實際上也還沒有實施過，當初的想法是什麼，沒有被使用的原因是什麼？對訴訟前就進行現場查證的看法？
答 (Tosaki 律師)
- 日本在引入查證制度前，參考了德國的制度，德國允許專利權人在提起訴訟前，就可以申請進行現場查證。
- 然而，日本企業界強烈反對在訴訟前接受現場查證，這影響了日本專利法的修正。
- 然而這並不代表查證制度毫無意義。Tosaki 律師表示，不只他個人，也有其他執業律師發現在引入查證制度後，專利權人更容易透過文件提交命令來獲取證據。因為原告會表示，如果法院駁回文件提出命令，將會申請現場查證。
問 (張哲倫律師)
從業人員最大的難題是如何在起訴前取得證據，以及專利權人如何去評估一個案子是否值得起訴。
當初智商法院的設立目的，很大程度是因為 B2B 市場，像是半導體或是精密零件。但就算在起訴前能取得疑似侵權方工廠內的樣品，大概也觸犯了刑法。那整個法律行動要怎麼開始？如何開始評估？日本產業界是如何面對起訴前取得證據的困難，尤其是高科技或 B2B 產業？
答 (Tosaki 律師)
- 日本律師和學者持續與法官和 JPO溝通，探討美國法或其他證據蒐集制度的可行性，以解決 B2B 產品或方法專利取證的困境。
- 有學者撰文主張應放寬現場查驗的要件。
- 然而，由於大部分日本企業是以被告的角度來看待法律條文，預期短期內法律不太可能有所變動。
問 (李素華教授)
日本的專利律師也可能被指派為 technical advisor ，當事人是否會擔心 technical advisor 偏袒對方？
答 (Tosaki 律師)
- 法院在任命 technical advisor 前，會告知當事人候選人名單，並請當事人確認是否存在利益衝突。
- 如果 technical advisor 候選人曾代表對方當事人，律師會告知法院存在利益衝突，建議法院避免任命該候選人。
- 當技術顧問是大學教授時，律師也會請客戶確認候選人與對方當事人之間是否存在任何關聯，例如研究經費贊助等。
問 (李素華教授)
詢問張庭長有關查證制度以及審理計畫中失權效的實施狀況。
答 (張銘晃庭長)
查證制度：台灣的查證制度雖然參考了日本，但不限於侵權的相對人，也包含第三人，而日本的查證制度僅限於侵權的相對人。
張庭長進一步說明了設置查證制度的理由：
- 起訴前的證據保全制度效果不彰。
- 法官和技術審查官在現場難以確認資料是否為所需證據，且缺乏強制力要求提出特定資料。 - 連申請人律師也不見得能進入現場，即使有技術審查官在場協助，也難以完全了解所有技術細節。
- 提出文書命令在實務運作上存在問題，導致在實務上越來越少使用。
- 即使對方依照法院命令提交了文件，原告方仍可能不滿意結果。 - 同一性爭議：原告方經常會質疑對方或第三人提出的文件並非原始文件，而是經過變造或修改，與其認知不符。
失權效：
- 審理計畫是本次修法中的重要部分，而失權效是審理計畫中的一個重要機制。制度在 2023 年 8 月 30 日才施行，真正到法官手上已經兩三個月後了，最快可能也就言詞辯論沒多久而已，所以還沒有被用到是很正常的。
- 台灣的《專利法》在第 18 條第 7 項和第 8 項中，都規定了失權效，形成雙重失權的機制，強化了失權效的約束力。
- 最高法院法官也強調必須落實失權效。
- 對造的律師如果認為有違反審理計劃，其實都可以主張失權效。
研討會資訊
- 主辦單位：經濟部智慧財產局、智慧財產及商業法院
- 日期：2024.10.14