[美國] 何謂選項限制（Requirement for Restriction）？

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選項限制（Requirement for restriction）是依據 35 U.S.C. 121 （Divisional applications），當一個申請案中有多個獨立及可區別（independent and distinct）的發明時，審委可以申請人只能選擇一個發明繼續審查，其他發明則需分案申請。未被選擇的發明若沒有刪除（canceled），會被視為撤回（withdrawn），但之後還有恢復（reinstate）的機會（37 CFR 1.142）。

Restriction的目的是為了降低審委的負擔，而要求申請人從多個發明中作選擇，例如：

  • 組合（combination）或次組合（subcombination）發明；
  • 裝置（product） 或方法（process）發明；
  • 總類（genus）或其包含的子類（species）發明（此種選擇又稱為選擇限制，Election of Species）

審委必須說明理由，但不需提供文件佐證（與單一性不同，USPTO在發Restriction前不需要任何檢索，而其他國家的單一性核駁則需要先進行實質審查；然而發出Restriction時等同於要求申請人提出分案申請，所以審委仍要確保不造成一個發明多個專利）

另外，審委發出Restriction時，必須要滿足以下兩點：（MPEP 803）

  1. 請求項中有多個independent或distinct的發明
  2. 若不提出Restriction會造成審委的嚴重負擔（serious burden）

Independent

兩發明在設計、操作、效果上皆無關聯（not related），例如：

  1. 不同的combinations，不能同時使用、不同操作模式、不同功能、且有不同效果（ 衣服 vs. 火車頭）。

  2. 一方法及無法實施該方法的裝置。

Distinct

雖有關聯（即不是independent）， 但若不同的invention對於彼此來說具有專利性（新穎性或非顯而易見性），則算是distinct；相反的，若承認申請案中的一發明相對於其他發明來說是顯而易見的，就不是distinct，審委也就不需要發出Restriction。

Serious Burden

審委需合理解釋發明屬於不同的發明類別、不同的現有技術、或不同的檢索領域等。

* 35 U.S.C. 121 的 independent and distinct長久以來被解釋為independent or distinct (MPEP 802.1)。實務上的爭點通常在於distinct。

由MPEP的章節可劃分出不同的判斷方式：

  1. MPEP 806.06：發明之間無關聯（independent）， Restriction通常是適當的。
  2. MPEP 806.05：發明之間相關聯，要判斷是否distinct（大多數Restriction屬於此種）
  3. MPEP 806.04：不同請求項中包含不同的實施例或子類（species），而且可能被一Genus　claim所涵蓋時，若各個species是independent或distinct，restriction可能是適當的（Election of Species）

何謂Eelection of Species（選擇要求）？

如前所述，Eelection of Species是Restriction Requirement的一種。不同的species常用圖式來代表（請求項則不是species）。因此，在面對Election of Species時，申請人須先選擇實施例，再指明哪些是相關的請求項（在Restriction中，申請人則必須選擇要審查的請求項）。

如何應對Restriction？

雖然申請人可爭辯Restriction是不適當的，但必須注意是否會帶來負面影響（參考這裡）。另外，若審委撤回Restriction，已經另提分案的發明將會遇到double patenting核駁。

由於審委撤回Restriction的機率並不高，所以實務上往往不會就Restriction做爭執，而是考慮是否要將沒有選擇的發明分案申請，或是嘗試在申請案將獲准時用Rejoinder的方式取回這些範圍。（什麼是Rejoinder？）。

當然也可以在撰寫階段就盡量避免Restriction的發生。例如：

  1. 一開始就分案申請（但會產生最多費用）
  2. 不要請求所有可能的組合，只要可實施且較有價值的實施例就好（預算有限的做法）
  3. 將不同的發明點放在附屬項中，並在答辯過程中評估其專利性，以決定是否要申請分案或連續案
  4. 裝置項及方法項中的相同特徵愈多愈好（使審委不易證明請求項中的方法可以被用來製造不同的產品，或是請求項中的產品可以用不同方法製成）
  5. 使用Linking claims 。當Linking claims被核准，Restriction Requirement應被撤回。

然而審委有時仍會發出不合理的Restriction，所以在申請就應該做好分案或使用 Rejoinder的心理準備。

本文作者為 袁如陵專利師。