當企業將進行併購時,收購方會要求對方提供相關資料以進行盡職調查(Due Diligence)。這些機密資料通常會存於資料室(data room)以供檢視。執行盡職調查的團隊則因交易性質而異,通常包括不同專長的律師,例如智財訴訟及授權等。
然而,資料室中的資料通常並不足以讓智財專家找出所有的風險。舉例來說,被併購方可能並未注意可能的訴訟或曾對競爭對手主張的第三方專利(事實上就算被併購方有能力監控這些專利,通常也會不會執行以免被認定蓄意侵權)。因此,搜尋一些公開資料可以預測可能面臨的專利攻擊(NPE也喜歡在不同的時間點發動攻擊)。當財力雄厚的大公司進行併購時,除了會引誘專利權人控告之外,市場的競爭情形也會因此改變而引發訴訟。若發覺有較高風險,併購方可先行舉發第三方專利、做侵權分析或迴避設計,甚至終止併購。
當被併購方的前員工在加入競爭公司後申請專利時,須仔細調查該專利的所有權。在一些國家,在進入新公司後的前半年所申請的專利,會被認定是屬於前公司所擁有。當被併購方曾與第三方進行合作開發時,也須注意專利權是否有適當的歸屬。這對於併購尤其重要,因為被併購方與第三方的合作關係可能會因為併購而產生變化。由於默示授權(implied license)或專利權耗盡(patent exhaustion)並非在所有國家都被承認,在併購前必須將許多問題先行釐清。
Reference:
http://www.corpcounsel.com/id=1202677395226/Identifying-IP-Risks-in-M38A-and-Tech-Joint-Ventures?slreturn=20141104182645 (accessed 4/Dec/2014)