[美國] 請求項建構 (Claim Construction)並非純粹的法律問題

請求項建構為專利訴訟中的重要一環。自 90 年代中期開始,美國法院逐漸傾向在審理前先進行請求項建構。這是導因於 1980 年後陪審團審理(jury trial)成為專利訴訟的一部分,衍生出請求項建構是否該交由陪審團處理的問題。一般來說,由陪審團決定專利範圍會產生許多不確定性,而地院及CAFC也對如何評估陪審團的請求項建構感到棘手。

為解決此一紛爭,最高法院在 1996 年的Markman案中,明確地指出請求項建構較適合由法官來決定,並以馬克曼聽證會(Markman Hearing)以作為兩造唇槍舌戰的擂台。然而,對於請求項是否為一純粹的法律問題(question of law)clea而可被重新審理(de nove review),CAFC的意見仍然分歧。為此,2015 年最高法院在Teva案中闡明請求項建構的確包含事實問題(question of fact),而CAFC僅在地院法官在事實部分有明顯的錯誤(clearly erroneous)時才可被推翻請項建構的結果。

對地院來說,在審理前進行請求項建構有其好處。除了使訴訟對造更明瞭訴訟的爭點,還可做為簡易判決(Summary Judgment)的基礎。2005 年CAFC在Philips案中確定請求項建構時內部證據優先於外部證據的法理,並為如何進行請求項建構提供指引,但由於該案並未給出請求項建構之步驟,是以專利人員在實際進行分析時仍需佐以不同之判例標準來給予專利最合理的範圍。

(本文部分內容取自Patent Case Management Judicial Guide, Third Edition)