[美國]AIA是否對NPE訴訟帶來影響?

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Photo by david reid. Used under licence.

接續前文 NPE及美國近年修法成效

在AIA實施之後,原本美國NPE橫行的現象是否有所改善?主要可分為AIA中的兩點規定來研究。

一、共同訴訟條款(Joinder Provisions):根據此條款,專利權人無法僅僅以侵犯同樣的專利為理由同時控告多數的被告,以避免NPE利用此途徑節省自己的費用。

然而就目前看來,此條款效果似乎不大。在東德州地方法院(Eastern District Court of Texas),同一NPE的案件在claim construction及discovery階段仍被一起處裡,然後才分開審理(見Norman IP Holdings v. Lexmark Int’l, Inc.)。另外,在發生多地區訴訟(Multi-District Litigation)時,仍允許合併審理(consolidation)。

有許多資料亦顯示,joinder provisions只造成訴訟案件的重新分配。在AIA之前,NPE喜歡利用德州東區聯邦地方法院較為寬鬆的共同訴訟規定,而在AIA禁止這種方式之後,案件則多轉移到Delaware地方法院,但對總量則無太大影響。

二、核准後複審(Post-Grant Review):此途徑不但便宜快速,而且有可能將訴訟暫停(stay)的優點(據統計地方法院准許了約 60-70% 因為PTAB複審的暫停請求)。

相對NPE來說,這應可為被告多帶來了一點優勢,較有限制的discovery也減少了兩方訴訟成本的差距。由於專利可能在一年內就可能被無效,NPE在提出威脅或訴訟時也會比較謹慎。話雖如此,就目前為止尚看不出此規定對NPE活動有顯著的影響。

整體來說,無論是Joinder Provisions或昰Post-Grant Review,目前的資料仍無法證實AIA對NPE有帶來顯著的影響。

Reference:

http://www.goodwinprocter.com/~/media/Files/Publications/NPE_Litigation_Guidebook_TOC.PDF